Временная правовая охрана изобретения

Содержание

Охрана изобретений в гражданском праве

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Реферат

по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности»

на тему: «Охрана изобретений в гражданском праве»

Выполнил: студент гр. СПН-508Н

С.Н. Крылов

Уфа 2015

Введение

Нормы патентного права устанавливают условия правовой охраны изобретений, комплекс прав принадлежащих авторам изобретений, порядок выдачи патентов и государственной регистрации изобретений .

Под промышленной собственностью понимаются только те шесть объектов, которые непосредственно перечислены в статье 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

1. Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности.

4. К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых законодательством стран Союза, как, например, ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты, свидетельства и т. п.

Важнейшими условиями патентоспособности объектов промышленной собственности являются их новизна и промышленная применимость. При этом патентное право закрепляет абсолютную (мировую) новизну объектов промышленной собственности.

В Российской Федерации отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, регулируются «Патентным Законом Российской Федерации» № 3517-1 от 23 сентября 1992 года.

1. Изобретение как объект патентного права

Новизна проверяется на дату приоритета — первенства изобретения (в большинстве случаев — дату поступления заявки на изобретение в Федеральное ведомство по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам). Как правило, по источникам, доступным для общего ознакомления: ранее выданным авторским свидетельствам и патентам, отечественной и иностранной литературе, данным о применении, экспонатам, демонстрируемым на выставках, публичным выступлениям и т. п.

Предложение не признаётся изобретением, если имеется более ранняя заявка на аналогичное изобретение, поданная в той же стране.

В большинстве стран применяется система определения мировой (абсолютной) новизны, в некоторых странах устанавливается локальная новизна (по сведениям, известным в данной стране на дату подачи заявки). Критерием существенности новизны изобретательского уровня является неожиданность (не очевидность) решения или получаемого при его помощи эффекта для специалистов в данной области техники.

Под полезностью изобретения, как правило, имеют в виду возможную целесообразность применения решения сразу или в будущем, после возникновения необходимых условий .

Патентный закон РФ не содержит определения понятия изобретения, лишь указывает на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ). Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило, акцентирует внимание не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны.

Определение изобретения можно найти в словарях, что и было сделано выше.

Говоря об объектах промышленной собственности, составляющей первую сферу прав интеллектуальной собственности, необходимо, прежде всего, отметить, что из числа шести объектов главным является изобретение, т.е. такое техническое решение, которое обладает мировой новизной, изобретательским уровнем (неочевидностью) и должно быть осуществимо промышленным путем. Такое их значение определяется, по меньшей мере, следующими четырьмя обстоятельствами.

Во-первых, именно изобретения составляют в настоящее время наибольшую часть среди всех других объектов промышленной собственности, — именно на них приходится самая большая доля выдаваемых охранных документов (патентов). Поэтому изобретения и сделки, связанные с ними, составляют на современном рынке наибольшую долю по сравнению со всеми другими коммерческими операциями, относящимися ко всем прочим объектам промышленной собственности, даже вместе взятым.

Во-вторых, при нарушении патентов на изобретения, санкции за подобного рода неправомерные действия (если они, конечно, будут обнаружены патентовладельцем) обычно многократно превышают подобные санкции за нарушения охранных документов на все другие виды промышленной собственности. При этом, как правило, доказать такие нарушения не так уж сложно, поскольку товар поступает в свободную продажу и доступен конкуренту для подробного и пристального изучения и сопоставления со своим аналогичным товаром того же назначения.

В-третьих, только с помощью патентов на изобретения можно в настоящее время защитить всю гамму создаваемых объектов техники — устройства (оборудование, машины, приборы как производственного, так и бытового назначения), всякого рода вещества и материалы самого различного назначения, способы их получения, в том числе получаемые и химическим путем, спрос на которые находится сейчас на самом высоком уровне и даже имеет тенденцию к росту. И самое важное — только с помощью патентов на изобретения можно получить надежную защиту новых и новейших технологий от конкурентов. А ведь хорошо известно, что современный рынок в производственной сфере во многом является именно рынком новых технологий (недаром наш бывший посол в США Лукин говорил о желании американцев приобретать у нас высокие технологии). А это означает, что технологии сначала должны получить надлежащую патентую защиту, как в России, так и за рубежом. Ясно, что этому вопросу бизнесмены должны уделять самое пристальное внимание, превращая свои новые технологические разработки высокого уровня в товар особой конкурентоспособности как внутри страны, так и за рубежом, особенно в промышленно развитых странах.

В-четвертых, не требует особых доказательств тот факт, что только изобретения выгодно отличаются от всех других объектов промышленной собственности тем главным в современных условиях фактором, что именно они как бы зримо воплощают собою технический прогресс, являясь своего рода сгустком, концентрацией передовой, самой современной и прогрессивной технической мысли. Той самой мысли, которая только и способна двигать вперед науку, технику и технологию, т.е. реально определять технический прогресс общества, возможности и перспективы его дальнейшего развития .

2. Охрана российских изобретений за рубежом

Патентование разработок за границей, как правило, целесообразно, если их использование в объектах техники обеспечивает более высокие технико-экономические и иные показатели по сравнению с лучшими зарубежными образцами.

Отчет о поиске направляется заявителю, а также в Международное бюро ВОИС. Для оказания помощи заявителем к отчету прилагаются рекомендации, которые не имеют обязательного характера.

Патентование изобретений по процедуре Договора о патентной кооперации требует немалых валютных затрат, которые, однако, оправдывают себя, если разработка одновременно патентуется не менее чем в трех-четырех странах.

Решение о выдаче или отказе в выдаче евразийского патента принимается от имени Евразийского патентного ведомства. Выданный евразийский патент имеет силу национального патента во всех странах — участницах Евразийской конвенции.

Список литературы

1. Мухопад В.И. Интеллектуальная собственность в мировой экономике. ? М.: НИИ школьных технологий, 2009 — 256 с.

2. Право интеллектуальной собственности. / С.Г. Богацкая. — 2-е изд. — М.: ИД РИОР, 2009. — 112 с.

4. КонсультантПлюс: Справочно-правовая система (интернет-ресурс) ? http://www.consultant.ru/

5. В. А. Дозорцев. Интернет-проект «Рубрикон» ? http://www.rubricon.com/

Размещено на Allbest.ru

Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения и промышленного образца

СТ 1392 ГК РФ

1. Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

Промышленному образцу, на который подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 4 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в опубликованной заявке на промышленный образец, но не более чем в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на промышленный образец.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение или промышленный образец была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение или промышленный образец принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана.

3. Лицо, использующее заявленные изобретение или промышленный образец в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора — судом.

Комментарий к Ст. 1392 Гражданского кодекса РФ

Комментируемый пункт установил общее правило о введении временной охраны. Подача заявки является основанием для предоставления временной правовой охраны изобретению. Временная правовая охрана предоставляется в объеме опубликованной формулы изобретения со дня подачи заявки до даты выдачи патента. Однако объем опубликованной формулы не должен превышать объема, установленного в решении о выдаче патента на изобретение.

Суть временной правовой охраны состоит в том, что любое физическое или юридическое лицо имеет право использовать заявленное изобретение с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента. При этом он должен уплатить патентообладателю после получения патента на изобретение денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон. Соглашение о выплате денежной компенсации должно заключаться по форме, сходной с лицензионным соглашением. Но это не будет лицензионное соглашение в собственном смысле этого слова, поскольку, во-первых, заявитель еще не имеет исключительного права на использование изобретения и, во-вторых, такое соглашение не должно регистрироваться в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В соглашении должно быть оговорено, что компенсация будет выплачиваться только после получения патента, как об этом сказано в комментируемой статье.

Если соглашение не достигнуто, спор разрешается судом.

Установленные в комментируемой статье правила временного предоставления правовой охраны применяются только в случае, если поданная заявка будет принята к рассмотрению или по ней не будет принято решение об отказе в выдаче патента.

1. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки:

двадцать лет — для изобретений;

десять лет — для полезных моделей;

пять лет — для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).

2. Если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Указанный срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

У патентообладателя могут быть запрошены дополнительные материалы, если без них рассмотрение заявления невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления такого запроса. Если патентообладатель в этот срок не представит запрошенные материалы или не подаст ходатайство о продлении срока, заявление не удовлетворяется. Срок, установленный для представления дополнительных материалов, может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на десять месяцев.

При продлении на основании абзаца первого настоящего пункта срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.

3. Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет, считая с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки.

4. Порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение и продления срока действия патента на изобретение или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. Действие исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего Кодекса.

Комментарий к Ст. 1363 ГК РФ

1. Важнейшей особенностью всякого исключительного права, несмотря на его абсолютный характер, является ограниченность его действия сроком, установленным в законе. Сроки действия исключительного права являются компромиссом между интересами патентообладателя и интересами общества, обусловлены соблюдением разумного баланса интересов . Если сроки действия исключительного авторского права за всю свою историю увеличились многократно, то в патентном праве — крайне незначительно и остаются весьма краткими. Интересное обоснование этому можно найти у А.А. Пиленко: патентная защита должна быть тем короче, чем быстрее бьется пульс промышленной жизни данной страны .

———————————
Сергеев А.П. Указ. соч. 2007. С. 25 — 26.

См.: Пиленко А.А. Указ. соч. С. 546.

2. Принципиальным является вопрос о начале действия исключительного права. Норма ч. 1 п. 1 комментируемой статьи сформулирована достаточно четко: этот срок исчисляется «со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента». По формальным причинам данная формулировка критикуется в литературе, поскольку термин «первоначальная заявка» используется только для патентов, выдаваемых по выделенным заявкам (п. 4 ст. 1381 ГК) . Очевидно, следует читать: «…со дня подачи заявки (первоначальной заявки)». Несмотря на общепризнанность этого правила современным законодательством, его включение в ГК РФ вызывается практической необходимостью: отсутствие в Патентном законе РФ указания на начало срока действия исключительного права порождало попытки объявить началом срока действия исключительного права момент выдачи патента , каковой момент, как известно, может на несколько лет отстоять от даты подачи заявки (см. § 5 гл. 72 ГК). Дату подачи заявки следует отличать от даты приоритета, они не всегда совпадают (см. ст. 1381, 1382 ГК).

———————————
См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч. С. 460 (автор — В.И. Еременко).

В абз. 2 п. 1 комментируемой статьи содержится норма, значения которой не стоит недооценивать: «Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента». Во-первых, здесь установлено важное дополнение по сравнению с общей нормой п. 1 ст. 1232 ГК РФ: для защиты исключительного права недостаточно одной только государственной регистрации объекта, необходима еще и выдача патента (в соответствии со ст. 1393 ГК государственная регистрация объекта и выдача патента неразрывно связаны). В доказательственном плане «именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец» . Во-вторых, установлены связи между юридическим фактом, с наступлением которого исчисляется срок действия исключительного права (дата подачи заявки), и фактом выдачи патента — реализация права на защиту существующего права «задним числом». В целом стоит обратить внимание на то, что законодатель избегает говорить о моменте возникновения исключительного права — только о моменте, с которого осуществляется его охрана или (шире) о моменте его признания (п. 1 ст. 1232 ГК).

———————————
См.: абз. 2 п. 48 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.

3. В комментируемой статье связь между исключительным правом и патентом в целом выражается словосочетанием «исключительное право, удостоверенное патентом», но можно встретить выражения, касающиеся, например, продления срока действия одного патента. Уже в 1920-х гг. в литературе отмечалось, что «новейшие законодательства употребляют термин «патент», обозначающий не только документ, которым удостоверяется право изобретателя на исключительное пользование своим изобретением, но самое это исключительное право» . Таким образом, «исключительное право» и «патент» выступают синонимами. Но термин «патент» не охватывает личных неимущественных прав автора, хотя формально право авторства удостоверяется патентом точно так же, как и исключительное право (ст. 1354 ГК). Прекращение действия патента не влияет на существование права авторства (см. комментарий к ст. 1356 ГК). В любом случае стоит обратить внимание на слова Э.П. Гаврилова о том, что «патент как документ, удостоверяющий приоритет и авторство, не прекращает свое действие и после истечения удостоверяемого им срока действия исключительного права, а содержащаяся в ст. 1363 запись о прекращении действия патента не совсем точна» . Но стоит подумать и о том, что, быть может, не совсем точной является норма ст. 1354 ГК РФ, говорящая об удостоверении патентом личных неимущественных прав автора.

———————————
Канторович Я.А. Указ. соч. С. 224.

Гаврилов Э.П. Сроки действия исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы // Патенты и лицензии. 2008. N 11 (СПС «КонсультантПлюс»). Автор считает, что толкование, по которому в ст. 1363 ГК РФ имеется в виду прекращение действия патента только в той его части, в которой он удостоверяет исключительное право, имеет очень мало шансов «устоять» в судах.

4. В комментируемой статье установлены основные (п. 1) и дополнительные (п. 2 и 3) сроки действия исключительного права (сроки действия патента) для различных объектов:

а) основной, он же общий, срок действия исключительного права на изобретение — 20 лет (дополнительные сроки существуют только для изобретений, указанных в п. 2 комментируемой статьи);

б) максимальный общий срок действия исключительного права на полезную модель — 13 лет (10 лет основного срока + 3 года дополнительного срока);

в) максимальный общий срок действия исключительного права на промышленный образец — 25 лет (15 лет основного срока + 10 лет дополнительного срока).

Самый большой срок действия исключительного права для промышленного образца объясняется тем, что промышленный образец может быть объектом двойной охраны: патентного и авторского права , установление же 25-летнего срока обусловлено повышением привлекательности для авторов патентной формы охраны (нечто среднее между сроками охраны патентного и авторского права). Считается, что требование о минимальном 25-летнем сроке охраны промышленного образца («произведения прикладного искусства») выводится из ст. 7(4) Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений .

———————————
См.: п. 24 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.

См.: Липцик Д. Указ. соч. С. 76. Различие между «художественным произведением» как объектом авторского права и «произведением прикладного искусства» как промышленным образцом встречалось только в старой литературе, причем это различие признавалось весьма шатким (см.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 239 — 242).

5. Порядок продления срока действия патента, о котором упоминается в п. 4 комментируемой статьи, в настоящее время определяется Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (далее — Административный регламент, утвержденный Приказом Минобрнауки России N 327). Сроки действия исключительного права продлеваются органом, выдающим патент, т.е. Роспатентом. Продление срока допускается только по инициативе патентообладателя.

В соответствии с Административным регламентом, утвержденным Приказом Минобрнауки России N 327, действие исключительного права на полезную модель или промышленный образец продлевается в пределах дополнительного срока при соблюдении одних только формальных требований: наличия заявления правообладателя (с необходимыми приложениями), соблюдения сроков подачи данного заявления и уплаты соответствующих патентных пошлин. Заявление о продлении срока действия патента должно быть подано в течение последнего года действия основного срока исключительного права на полезную модель или промышленный образец или в течение шести месяцев по истечении указанного срока. Восстановление пропущенных сроков, установленных для подачи заявления, не предусмотрено. При соблюдении этих формальных требований Роспатент обязан продлить действие патента без каких-либо дополнительных проверок.

6. Иная ситуация с дополнительными сроками действия патента на изобретения. В п. 2 комментируемой статьи установлены специальные правила продления срока действия исключительного права на отдельные прямо указанные изобретения, а именно изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам. Под лекарственным средством понимается лекарственное средство, как оно определено в ст. 4 Федерального закона от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ «О лекарственных средствах», а под пестицидами и агрохимикатами понимаются пестициды и агрохимикаты, как они определены в ст. 1 Федерального закона от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» . В этих же Законах предусматриваются требования к государственной регистрации указанных веществ и разрешительные действия по их использованию.

———————————
См. п. 10.3 и 10.4 Административного регламента, утвержденного Приказом Минобрнауки России N 327.

Продление срока действия исключительного права на указанные изобретения допускается на основании решения Роспатента по заявлению патентообладателя только при наличии в совокупности двух условий:

1) для применения лекарственного средства, пестицида или агрохимиката требуется получение разрешения, позволяющего начать использовать эти вещества;

2) со дня подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения прошло более пяти лет.

Срок продления действия исключительного права на изобретения определяется по математической формуле: «На время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет». То есть, если, например, с даты подачи заявки до даты получения разрешения прошло семь лет, срок действия исключительного права продлевается на два года (7 — 5 = 2). Отсюда становится понятно, почему срок не может быть продлен, если между датой подачи заявки и датой получения разрешения прошло менее пяти лет, например три года: в этом случае по формуле никакого срока не высчитывается (3 — 5

Порядок продления срока действия исключительного права на изобретение также установлен Административным регламентом, утвержденным Приказом Минобрнауки России N 327, и в части формальных требований идентичен порядку продления срока действия исключительного права на полезную модель и промышленный образец (см. п. 2 настоящего комментария). Однако принципиальным отличием в отношении изобретения является то, что Роспатент проводит дополнительную проверку по существу, т.е. проверяет возможность отнесения изобретения к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам, на применение которых получено разрешение . Есть особенности и в сроках подачи заявления о продлении срока действия патента: оно подается только в период действия патента и ограничено истечением одного из двух пресекательных шестимесячных сроков — или с даты получения разрешения, или с даты выдачи патента (не с даты подачи заявки и не с даты приоритета!) в зависимости от того, какая дата наступила позднее.

———————————
См.: п. 10.11 там же.

7. Как указывал более столетия назад А.А. Пиленко, «первым и наиболее безусловным случаем прекращения привилегий является их естественная смерть, истечение того срока жизни, который им положен» . Комментируемая статья не считает нужным сообщать такую очевидную вещь, как то, что с истечением срока действия исключительного права оно прекращается. Последствием прекращения исключительного права является его переход в общественное достояние (ст. 1364 ГК). Пункт 5 комментируемой статьи обращает внимание на случаи досрочного прекращения исключительного права и признания патента недействительным. Досрочное прекращение исключительного права (ст. 1399 ГК) может быть необратимым (при подаче патентообладателем заявления о досрочном прекращении патента) или же прекратившимся под условием (при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе). В первом случае объект патентных прав досрочно переходит в общественное достояние, во втором случае об этом говорить не приходится в связи с возможностью восстановления действия патента (ст. 1400 ГК). Признание патента недействительным влечет прекращение исключительного права только в том случае, если патент признается недействительным полностью (ст. 1398 ГК). Следует признать, что исключительное право в этом случае является невозникшим, несмотря на то что период, когда оно считалось действующим, учитывается при решении вопросов действительности лицензионных договоров в части расчетов по ним .

———————————
Пиленко А.А. Указ. соч. С. 545.

См.: п. 55 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.

8. В связи с тем, что ГК РФ несколько изменил (увеличил) сроки действия исключительного права на полезную модель и промышленный образец, возникает вопрос о действии закона во времени — этот вопрос разрешен в п. 49 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.

Объем прав определяется всей формулой изобретения, а не только ее независимым пунктом

В статье «Изменение формулы изобретения: условия реализации и правовые последствия», Журнал Суда по интеллектуальным правам1, от 23 марта 2016 г., судья В.А. Химичев2 пишет: «Независимый пункт формулы изобретения, который должен относиться только к одному изобретению, характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны (п. 10.8.1.4 Регламента)».

Так и написано процитированное правило, но оно основано на изначально ошибочном изложении3 и механически переносится из одного документа (Правила) Роспатента в другой его документ (Регламент), хотя в норме закона установлено, что «объем правовой охраны определяется формулой», а не её независимым пунктом, если он же не является единственным в формуле.

Когда же формула изобретения или полезной модели содержит наряду с независимым еще и зависимые пункты, объем правовой охраны тем самым определен всей формулой, а не только независимым пунктом.

Именно так объем правовой охраны определялся еще в п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ, и позже этот же принцип был сохранен в п. 2 ст. 1354 ГК РФ:

«Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст.1375 и п. 2 ст. 1376).»

Объем правовой охраны, определяемый содержанием независимого пункта формулы, рассматривается в контексте достаточного при подтверждении факта использования, что непосредственно следует из п. 3 ст.1358 ГК РФ:

«Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса».

При установлении использования изобретения (полезной модели) действительно является достаточным подтверждение использования каждого признака, приведенного только в независимом пункте формулы несмотря на то, что используются при этом признаки из зависимых пунктов или нет. Однако отмеченное ранее не меняет установленного в патентной формуле объема прав, относящегося ко всей формуле, если она является многозвенной. Кроме того, закон также не связывает установление временной правовой охраны изобретения (п. 1 ст. 1392) только с независимым пунктом формулы со всеми вытекающими из этого последствиями4.

Ошибка в толковании объема прав только по независимому пункту многозвенной формулы приводит в дальнейшем к ошибочному мнению о том, что признаки зависимых пунктов не входят изначально в предоставленный объем прав в выданном патенте.

Это не так, и именно исходя из того, что зависимые пункты формулы также участвуют в формировании ее объема прав, патентообладатель при рассмотрении возражения против выданного ему патента вправе предпринимать действия по уточнению ранее предоставленного объема именно «внутри» этого объема. Привлечение признаков, ранее не входивших в установленный в формуле объем прав, но показанных в любых других местах описания, выходит за рамки установленного ранее объема прав, причем — в сторону его расширения.

Судья В.А. Химичев пишет:

«Не вызывает сомнения использование таких вариантов изменения формулы изобретения, включая использование признаков, содержащихся в описании, при рассмотрении возражений на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение при условии соблюдения общих требований к изменению документов заявки.

Можно ли такой подход применять при рассмотрении возражений против выдачи патента?

В силу абзаца 3 п. 4.9 Правил № 56 изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение; правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Подпунктом 2 п. 24.4 Регламента предусмотрено, что если при проверке формулы изобретения установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т.к. без него не достигается технический результат (ни один из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы.

Таким образом, указанный нормативный акт, которым следует руководствоваться и при рассмотрении возражений против выдачи патента, допускает изменения формулы изобретения путем включения в независимый пункт формулы признаков, присутствующих в ее зависимых пунктах или описании, а также других вариантов, рассмотренных выше. То есть, действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение».

Позиция, высказанная судьей В.А. Химичевым, как представляется, базируется на ошибочном тезисе о том, что «действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение».

Президиум Суда по интеллектуальным правам не поддержал высказанную выше позицию при рассмотрении кассационной жалобы по делу СИП-32/2015 (патент РФ № 22223325) и, ссылаясь на нормы российского патентного права, пришел к выводу о том, что при рассмотрении возражения против выданного патента оценке патентоспособности подлежит уже запатентованный объект с формулой, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны по выданному патенту, отметив при этом следующее:

«Положения Правил № 826 не следует механически переносить на стадию рассмотрения возражений против выдачи патента. Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выданного патента. В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется, и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором – оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны».

Напомним, как эта же позиция излагалась ранее7:

«Рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента неадекватно по назначению тому, что можно осуществлять на этапе экспертизы заявки по существу, т. е. когда объем исключительных прав еще не установлен и допустимы практически любые изменения заявленной формулы, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Но не следует приравнивать возможность изменения заявленной формулы путем включения в нее признаков из описания, с возможностью аналогичного изменения формулы патента, которая определяет объем исключительных прав».

Таким образом, эти позиции идентичны и если допустить изменение объема прав в независимом пункте формулы выданного патента используя не только признаки из зависимых пунктов, но и признаки из описания (не приравнивать к возможному исправлению допущенной в патенте ошибки), то по множеству таких патентов невозможно будет провести достоверный анализ патентной чистоты продукции и технологии, так как невозможно установить все те вариации объемов прав, которые могут быть изменены. Если объем прав может быть оценен с учетом возможных вариаций признаков, имеющихся в зависимых пунктах, находящихся в определенной правовой подчиненности, то при заимствовании признаков, упомянутых только в описании, такую оценку практически осуществить крайне затруднительно.

В примерах реализации изобретения многих патентов, количество признаков и разных их комбинаций, характеризующих частные формы выполнения изобретения, значительно превышает количество признаков, указанных во всех пунктах формулы, что наглядно иллюстрируется, например, формулой и описанием патента РФ № 25788018, опубликованного 27 марта 2016 г. в бюллетене Роспатента.

Если лица, проводящие анализ патентной чистоты, знают, что в процессе рассмотрения заявки в независимый пункт формулы могут быть перенесены признаки из зависимых пунктов и/или описания, что закон допускает на этом этапе, то после публикации патента с установленным объемом исключительных прав никто и не предполагает, что может появиться новый патент, независимый пункт формулы которого сформирован с учетом признаков, отсутствовавших в формуле и заимствованных из описания.

В мировой практике считается, что патентообладатель подарил обществу все те примеры, которые он привел в описании, но не внес в патентную формулу (ее зависимые пункты). Патентообладатель сам несет риски в этой связи, если его патент будет оспорен и потребуется изменить формулу изобретения. Принцип «патент действует не в отношении того, что раскрыто в описании, а в отношении того, что запатентовано в патентной формуле» неукоснительно соблюдается.

На практике, при оспаривании действительности патента, Роспатент давно применяет изложенные выше соображения о недопустимости изменения патентной формулы за счет включения в нее признаков из описания. Была попытка внести соответствующее правило в предыдущую редакцию проекта9 регламента для палаты по патентным спорам, но после серьезного анализа и критики Роспатент, отказался от этого предложения. В последней редакции рассматриваемого проекта10 административного регламента такого правила в принципе уже нет.

Анализ решений Роспатента (палаты по патентным спорам) за последние десять лет11 не выявил решений, когда при частичном аннулировании патента в изменяемый независимый пункт формулы вносились признаки из описания, отсутствовавшие в зависимых пунктах.

Евразийская патентная конвенция предусматривает возможность административного аннулирования евразийского патента самим ЕАПВ12, и в соответствии с правилом 53(1) Патентной инструкции Евразийской патентной конвенции возражение по административному аннулированию может быть подано только в течение шести месяцев с даты публикации сведений о выдаче евразийского патента.

Дальнейшая процедура определена Порядком подачи и рассмотрения возражений против выдачи евразийского патента по процедуре административного аннулирования евразийского патента, утвержденным приказом ЕАПВ от 22 декабря 2015 г. № 63, согласно которому патентовладелец вправе представить в Евразийское ведомство отзыв на возражение с указанием доводов против требований, содержащихся в возражении, а также предложения о внесении исправлений и изменений в евразийский патент с учетом требований, изложенных в п. 4.7 указанного Порядка.

Согласно пункту 4.7. Порядка, патентовладелец вправе представить предложения о внесении изменений в евразийский патент. Предлагаемые патентовладельцем изменения описания изобретения, формулы изобретения и чертежей, за исключением исправления технических и очевидных ошибок, должны быть сделаны в пределах раскрытия изобретения в описании изобретения. При этом представленные изменения не должны вносить в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах евразийской заявки, и приводить к расширению объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом в том виде, как он выдан.

Таким образом, при уточнении формулы изобретения по евразийскому патенту также не допускается вносить те признаки, которые ведут к расширению объема правовой охраны (объем правовой охраны с учетом признака из описания всегда шире нулевого объема аннулированного полностью патента), предусмотренной ранее выданным патентом, что перекликается с позицией, отмеченной Президиум Суда по интеллектуальным правам в деле СИП-32/2015 (патент РФ № 2222332): «В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.»

Далее представим три примера из практики Роспатента.

А. При рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель № 96102 «Упаковка» с приоритетом от 07июля 2010 г., был представлен отзыв на возражение, в котором выражено согласие с тем, что упаковка, охарактеризованная в независимом первом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна», и предлагалось сохранить патент путем уточнения независимого первого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту путем включения в него признака, касающегося соединения внутренней и внешней стенок с образованием отсека.

В отзыве указано, что данный признак изложен в описании оспариваемого патента.

По данному поводу коллегия палаты по патентным спорам высказала следующее.

Пункт 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам предполагает возможность внесения изменений в формулу охранного документа. Однако наличие в представленной патентообладателем формуле признака «соединенными друг с другом у отверстия контейнера и у дна контейнера с образованием отсека» (данная информация содержалась в описании оспариваемого патента), ранее в ней не содержащегося, — приводит не к изменению формулы полезной модели, с которой выдан оспариваемый патент, а к появлению новой совокупности признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту.

Б. В решении Роспатента об аннулировании патента № 2182889 с приоритетом от 12апреля 2001 г. на изобретение «Дезинфицирующее средство» отмечено следующее.

Патентообладатель представил откорректированную формулу изобретения, при этом он не исключил из формулы изобретения неохраноспособный вариант дезинфицирующего средства, а изменил родовое понятие, включив в независимый пункт формулы изобретения признак «для обеззараживания воды», который был указан только в описании к оспариваемому патенту.

Однако законодательство, как действовавшее на дату выдачи патента (ст. 20 Закона), так и действующее в настоящее время (п. 1 ст.1378 ГК РФ), не предусматривает возможности внесения признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче охранного документа. Действительно, внесение признака из описания в формулу уже выданного охранного документа приводит к возникновению иного объекта правовой охраны, который характеризуется другой совокупностью признаков, с которой оспариваемый патент никогда не действовал.

Таким образом, представленная патентообладателем формула изобретения является новой формулой, которая не может быть принята в качестве измененной формулы изобретения.

Данное решение Роспатента по патенту № 2182889 было принято в суде, и Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 27 июня 2014 г. по делу № СИП-436/2013 отметил следующее.

«Суд правильно мотивировал свою позицию тем, что в силу п. 1 ст. 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

С учетом данной нормы суд верно указал, что законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче патента. В связи с этим Роспатент обоснованно не принял уточненную заявителями формулу, так как, оценив ее, установил, что она не охватывается первоначальной формулой».

В. Не происходит изменения объема прав, если при замене в формуле первоначально указанного родового понятия приведены понятия, которые равнозначны, находятся в отношении подчинения или пересекаются между понятиями, ранее указанными в формуле.

Такая ситуация имела место при рассмотрении возражения против выдачи патента №12720 на полезную модель «Элемент опоры светильника» с приоритетом от 13 октября 1999 г., выданного с формулой полезной модели:

«Элемент опоры светильника, выполненный в виде полого усеченного конуса, отличающийся тем, что соотношения размеров элемента опоры выбраны из условий:

При рассмотрении возражения против данного патента коллегия палаты по патентным спорам отметила, что формула полезной модели содержит в качестве родового понятия объект в единственном числе -– «элемент опоры светильника», тогда как остальные признаки, выраженные в виде математических зависимостей, включают аргумент «n» — порядковый номер элемента опоры, т.е. подразумевают множественность таких элементов. Следовательно, имеет место противоречие: родовое понятие («элемент опоры светильника») охарактеризовано признаком объекта, содержащего несколько таких элементов («n» — элементов).

Представленная патентообладателем измененная формула полезной модели содержала родовое понятие, отражающее ее назначение, — «Опора светильника» (вместо «Элемент опоры светильника»). Данное изменение родового понятия признано относящимся к заявленной полезной модели, поскольку понятия «опора светильника» и «элемент опоры светильника» находятся в отношении подчинения, т.е. их объемы частично совпадают, а текст представленной формулы полностью основан на описании.

Внесённые патентообладателем изменения в формулу полезной модели устраняют основания для признания оспариваемой полезной модели не соответствующей условию охраноспособности «новизна», поскольку из уровня техники, представленного в возражении, неизвестно средство того же назначения, которому присущи все существенные признаки, приведенные в измененной редакции формулы полезной модели.

В итоге патент был частично аннулирован и выдан новый патент на полезную модель «Опора светильника» с измененной формулой полезной модели.

При рассмотрении возражения о недействительности патента следует оценить, не возникает ли в каждом конкретном случае ситуация с установлением очевидной или технической ошибки в выданном патенте, что может повлечь за собой необходимость исправления ошибки13 в формуле выданного патента, которое не должно подменяться внесением признаков из описания, ранее отсутствовавших в формуле и приводящих к расширению объема прав.

Если имеет место ситуация, предусмотренная п. 4 ст. 1393 ГК РФ, правообладатель оспариваемого патента вправе обратится в Роспатент с ходатайством о внесении соответствующих исправлений в выданный патент, и до принятия решения по данному обращению Роспатент вправе приостановить рассмотрение возражения против выданного патента.

  1. http://ipcmagazine.ru/patent-law/changing-the-claims-implementing-conditions-and-legal-implications.
  2. Химичев В.А., кандидат юридических наук, председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам.
  3. Об этой ошибке сообщалось в Роспатент, и будем надеяться, что со временем она будет устранена.
  4. Целью статьи не является описание всех преимуществ и особенностей многозвенной формулы, объем прав по которой не тождественен объему прав, предоставляемому только независимым пунктом формулы.
  5. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение».
  6. Идентичная позиция и мотивации высказаны ранее в публикациях: — Джермакян В., Возможности изменения формулы изобретения или полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента / Патентный поверенный, №6, 2007.
    — Джермакян В, Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (Постатейный комментарий, практика применения, размышления), 2-е изд.ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ». М. 2011. С. 524-528.
    -Джермакян В, Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (Постатейный комментарий, практика применения, размышления), 3-е изд.ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ». М. 2014. С.. 545-550.
  7. Проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по признанию недействительным предоставления или осуществлению досрочного прекращения действия правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, осуществлению признания недействительными патентов на изобретения, промышленный образец, свидетельства (патент) на полезную модель, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (проект Регламента был размещен на официальном сайте Роспатента 04 октября 2007 г.).
  8. Дата последнего обновления: 17. февраля 2016 16:36
  9. http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm.
  10. ЕАПВ- евразийское патентное ведомство.
  11. Ошибка может касаться, например, очевидного искажения признака в формуле, когда при таком восприятии искаженного признака он превращается в неидентифицируемый со всеми, вытекающими последствиями при оценке промышленной применимости.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *